为什么要进行商标许可备案?

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为什么要进行商标许可备案?

作者:山东隆丰知识产权代理有限公司 时间:2023-05-11 08:41:53

提及大型综合超市“欧尚(Auchan)”,很多人并不陌生。鲜为人知的是,围绕着“欧尚”二字,法国欧尚控股(下称欧尚控股)与山东省泰安财源商标事务所有限公司(下称财源事务所)在华展开了一场商标纷争。

历时6年多,双方纠纷有了新的进展。近日,市高级人民法院终审驳回了财源事务所的上诉,商标评审委员会(下称商评委)对第9611054号“欧尚”商标(下称诉争商标)不予核准注册的裁定最终得以维持。财源事务所于2003年11月10日登记成立,系一家商标代理机构,经营范围为商标代理。

2011年6月17日,财源事务所向商标局提出诉争商标的注册申请,指定使用在第29类商品上。2012年5月20日,商标局对诉争商标予以初步审定并公告。在诉争商标的法定异议期内,欧尚控股的前身欧尚集团于2012年8月20日针对诉争商标向商标局提出异议申请,主张诉争商标与其在先注册的“欧尚”商标构成近似商标,财源事务所系恶意抢注其在先使用并有一定影响的商标,而且侵犯了其对“欧尚”享有的在先商标权。

经审查,商标局于2013年10月22日作出异议裁定,认为欧尚集团所提异议理由不成立,裁定对诉争商标予以核准注册。欧尚集团不服商标局所作裁定,于同年11月15日向商评委申请复审。2015年1月30日,商评委作出异议复审裁定,认为财源事务所系为商标代理机构,而诉争商标指定使用商品超出了其商标代理服务范围,违反了第三次修正的商标法第十九条第四款规定,即“商标代理机构除对其代理服务申请济南商标注册外,不得申请注册其他商标”,诉争商标应不予注册。

鉴于已经依据上述规定认定诉争商标应不予注册,商评委遂不再对诉争商标是否违反我国现行商标法其他规定进行评述。综上,商评委裁定对诉争商标不予核准注册。财源事务所不服商评委所作复审裁定,随后向知识产权法院提起行政诉讼,主张我国现行商标法虽然增加了第十九条第四款规定,但是根据“法不溯及既往”的基本法治原则,该项规定对诉争商标并无约束力。

同时,财源事务所称诉争商标系其依法申请注册,指定使用商品与欧尚控股在先注册的“欧尚”系列商标核定使用商品并无关联,而且诉争商标经大量使用,已获得消费者和经销商的广泛认可。

综上,财源事务所请求法院撤销商评委所作复审裁定,并判令商评委重新作出裁定。针对诉争商标是否违反我国现行商标法第十九条第四款的规定,市高级人民法院认为,财源事务所的营业执照载明其经营范围为商标代理,应当认定其属于商标代理机构,其申请注册商标的行为应当受到我国现行商标法第十九条第四款规定的限制。

该案中,诉争商标指定使用商品显然不属于我国现行商标法所指商标代理服务范畴,作为商标代理机构的财源事务所提出诉争商标的注册申请,违反了我国现行商标法第十九条第四款的规定,不应予以核准注册。综上,市高级人民法院终审驳回财源事务所上诉,维持一审判决。

近年来,出现了许多恶意行为,如违反诚信原则、恶意固守他人商标声誉、抢注知名商标、侵犯他人优先权、占用公共资源、屡次抢注商标等。国家工商行政管理总局商标局对主观恶意明显的商标申请,应当严格审查和驳回。有四种主要情况尚未解决:

(一)一是驳回恶意附着他人商誉、抢先注册知名商标的申请。如威海德素贸易有限公司申请注册商标300余件,均为他人注册过的知名度较高的商标;自然人林某申请注册商标200余件,与华为、微信的商标高度相似,涵盖了相同和相似的内容商品和服务。再比如,亚瑟品牌管理有限公司已经申请了400多个商标,这些商标基本上完全照搬了其他品牌,具有很强的创意,在非同类商品和服务中具有很高的知名度。以上案件均存在附加他人善意的不当故意,违反了诚实信用原则,有可能造成不良的社会影响。商标局依法予以驳回。

(二)二是驳回大量以侵占公共资源为目的,急于注册通用名称、商业条款等的商标申请。例如,上海君昌信息技术有限公司和相关利益团体申请了近5000个县级以下行政区划的名称和济南商标注册。上述申请具有挪用公共资源、扰乱正常商标注册秩序、容易造成不良社会影响的故意。商标局依法予以驳回。

(三)三是对注册名人姓名、商标等他人在先权利的恶意商标申请,要严格审查,主动予以驳回。如果靖江麦迪鞋服贸易有限公司未经本人许可或授权,将篮球明星的名字音译为商标注册使用,公众很容易误解商品或服务的来源,商标局会严格审查并积极予以拒绝。

(四)四是对同一企业恶意重复、连续抢注的商标申请,参照以前的异议、无效案件,严格审查、驳回。

例如,自然人王某在多类商品中申请注册了“美丽公主”、“荣盛世家宝”等多个与相似的商标,明显有抄袭、仿制其他知名商标的意图,属于大量商标注册行为而囤积居奇带有主观恶意,不具备注册商标应有的合法性,违反了社会治安和良好习惯的原则。法官依法宣告该商标无效。此后,申请人再次申请相同商标的注册。商标局在审查中认定,这是对同一企业重复实施的恶意商标抢先行为。

参照早先的无效理由,认为该申请扰乱了商标注册秩序,违反了社会秩序和良好习惯,予以驳回。此外,商标局还集中查处了多起恶意囤积、恶意附着他人商誉的商标案件,遏制了违反诚信原则进行恶意注册的行为。例如,广州天一方皮革有限公司申请注册了大量与时尚界知名企业文字或图形相同的商标,涉及多类商品。又如广州4399信息技术有限公司申请商标9000余件,其中210件被不同权利人异议,商标局共处理39件。上述公司的申请行为违反了诚信原则,扰乱了商标注册管理的正常秩序。商标局作为被异议人处理上述公司的商标异议案件,依照商标法的有关规定,作出被异议人的多个商标不予注册的决定。

很多人注册商标前,没有做好商标查询检索的工作,导致注册商标失败。通过专业代理机构严格的商标检索,济南商标注册成功率将会大大上升。注册商标查询流程是什么?一般注册商标查询流程:注册商标查询流程第一步:

根据市场需求查询类别商标申请的尼斯分类按用途划分为商品类(1-34类)和服务类(35-45类),共45类。指定使用在商品上的商标为商品商标,指定使用在服务上的商标为服务商标。比如说一个游戏公司想要注册一款游戏的商标,那么在这款游戏上线前就应注册核心类别:第9类的“计算机游戏软件”、“可下载的计算机应用软件”等商品;第28类的“游戏器具”、“游戏机”等商品;第41类的“在计算机网络上提供在线游戏”等服务;第42类的“计算机软件设计”、“网站服务”等服务。

在游戏产品获得市场较大反响后,则可选择注册相关衍生类别,比如:第16类“图画、宣传画、文具”等商品;第35类“广告”等服务;第38类“互联网聊天室”等服务。最好就游戏LOGO以及游戏名称申请版权登记,有利于维权。注册商标查询流程第二步:查询商标是否具有不良影响进行商标注册申请时,也要考虑名称是否有不良影响。

比如:是否涉及种族歧视、宗教信仰,是否有损道德风尚等问题。例如商标“黑鬼“就因为涉及种族歧视的问题,被商标局驳回。注册商标查询流程第三步:查询商标的在先相同或近似创业公司在设计产品名称时,应该事先做好商标检索的分析工作,考虑商标注册成功的可能性。

如果通过商标检索,对于在相同或类似商品服务上已有相同或近似商标申请的,建议创业公司根据市场需求考虑更改产品名称。申请注册图文组合商标(商标里有文字有图形)时,商标局审查员是会将图形、中文和英文分开审查,如果文字审查过关但是图形并没有审查过关,这个商标就会被驳回。

反之,图形审查过关但文字没有审查过关,也是一样被驳回。根据商标审查标准的原则,商标中不同元素需单独进行审查,其中任一元素构成近似,则商标整体亦会驳回。因此,如果您的商标里同时包含中文、英文和图形,我们建议您选择分开注册,这样不但能提升您商标注册的成功率,而且也方便您后续商标使用的灵活度。注册商标查询流程第四步:查询商标的显著性:商标的显著性是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。以下列举几种缺乏显著性的情形:

1、仅有本商品的通用名称、图形、型号的。比如一款人参的商标取为“高麗白”;卖苹果这种水果的公司将苹果的商标定为“苹果”;一款工业用粘合剂取名为“502”。这些都不能作为商标进行注册。

2、仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的。比如食用油的商标取为“纯净”;一种服装的商标直接定为“彩棉”。这些仅直接表示指定使用商品质量和原料以及功能的名称都不能注册为商标。

3、其他缺乏显著特征的。比如过于简单的线条、普通的几何图形都无法注册成为商标。

1、分类申请原则一份申请只限于一件商标。在不同类别的商品申请填报同一商标的,应当按照商品分类表提出注册申请;在同一类的其他商品上使用的,应另行提出注册申请。

2、禁止恶意抢注原则商标申请人不得损害他人现有的在先权利,不得以不正当的手段抢注他人已经使用并由一定影响的商标。

3、申请在先原则(1)申请在先为原则,使用在先为补偿,申请人对同一商标发生冲突时,以申请在先为原则,使用在先为补偿。不同一天申请的,则公布申请在先的;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的;同日使用或者均未使用的,以抽签的方式确定一个申请人;已经通知但未参加抽签的,视为放弃申请,商标局应书面通知。济南商标注册的申请日期,以商标局收到申请文件的日期为准。

(2)优先权的确定。申请人自其商标在外国第一次提出注册申请之日起,或在中国政府主办的、承认的国家展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起,六个月内又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。要求优先权的,应当在提出商标注册申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的商标注册申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交商标注册申请文件副本的,视为未要求优先权。


 

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